Ad.com Interactive Media (que opera como AdMedia) ha pedido al tribunal que desestime la demanda de Yahoo Ad Tech en la que se le acusa de haber usado una firma falsificada para transferir la titularidad del registro de la marca Advertising.com. La demanda, presentada por Yahoo, alega que AdMedia y su consejero delegado orquestaron un fraude para apropiarse del registro estadounidense nº 2,914,052, correspondiente a un logotipo estilizado de Advertising.com.
Qué alega Yahoo
Según la demanda, AdMedia presentó ante la Oficina de Patentes y Marcas de EE. UU. (USPTO) un documento titulado «Trademark Assignment Agreement» que incluía una firma electrónica supuestamente de un ejecutivo de Yahoo. Yahoo sostiene que esa firma estaba falsificada y que la cesión fraudulenta permitió a AdMedia obtener el registro de la marca.
Yahoo añade que, tras la registración de esa cesión, AdMedia intentó gestionar nuevos registros de marcas relacionados con nombres genéricos de dominios publicitarios —entre ellos advertising.com, advertising.net, advert.com y advertise.com— para consolidar derechos sobre esas denominaciones.
Argumento de AdMedia para solicitar el archivo
En la moción de desestimación presentada ante el tribunal, AdMedia reconoce que compró el dominio advertising.com a Yahoo y sostiene que la registración de la cesión era necesaria para evitar la caducidad del registro. La compañía argumenta que, si Yahoo hubiera mantenido la titularidad sin registrar la cesión, la marca habría caducado y, por tanto, la anotación de la cesión solo habría servido para mantener viva la protección del título.
AdMedia también plantea que, de haber conservado Yahoo la titularidad del dominio, sería contrario a la buena fe que Yahoo intentara conservar derechos de marca que obstaculizaran el uso comercial del dominio que vendió. En esa línea, la empresa presenta la venta del dominio como indicativa de que Yahoo no tenía intención de seguir explotando la marca de forma que limitara al comprador del dominio.
Disputa sobre la presunta falsificación
Parte del texto de la moción de AdMedia está muy redactado o oculto en las copias públicas, pero en los documentos a los que ha tenido acceso la prensa no parece que la compañía niegue explícitamente la existencia de la firma falsificada. Yahoo, en su respuesta a la petición de desestimación, subraya precisamente que AdMedia no disputa la alegación de la falsificación.
Yahoo reprocha a AdMedia que trate de presentar la supuesta falsificación como un favor o un acto que no causó perjuicio, y recuerda que, cuando AdMedia registró la cesión el 13 de diciembre de 2024, Yahoo aún era titular de un registro activo y disponía de más de seis meses para renovarlo. Para Yahoo, una explicación retroactiva sobre la caducidad hipotética de la marca no justifica ni elimina la responsabilidad por un acto fraudulento.
Implicaciones para administradores y propietarios de dominios
Este caso ilustra dos riesgos relevantes para administradores de dominios y dueños de sitios web. Primero, el control de un dominio no equivale automáticamente al control de los derechos de marca asociados: comprar un dominio no borra necesariamente los derechos que otro titular tenga sobre una marca registrada. Segundo, emplear documentos cuestionables o instrumentos fraudulentos para anotar transferencias de marca ante oficinas oficiales puede dar lugar a litigios durísimos y a posibles sanciones civiles o penales, además de poner en riesgo transacciones comerciales.
En la práctica, si una empresa compra un dominio que está vinculado a una marca, debe comprobar el estado de los registros de marcas y asegurarse de realizar cualquier transferencia o anotación mediante documentación verificable y transparente. Si existe riesgo de caducidad de un registro, lo habitual y más seguro es negociar con el titular una transferencia acordada y documentada públicamente, o pactar en el contrato de compraventa las garantías y mecanismos de protección sobre el uso del nombre de dominio y de la marca.
Próximos pasos procesales
La petición de AdMedia para desestimar la demanda deberá ser resuelta por el tribunal. Si la corte rechaza la desestimación, el caso avanzará a la fase de pruebas donde la autenticidad de las firmas y la validez de la documentación presentada ante la USPTO serán puntos centrales. Si, en cambio, el tribunal considera que los argumentos de AdMedia son suficientes, la demanda podría archivarse en una etapa inicial.
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